화학 분야는 기존의 특허를 회피하기도, 특허 침해를 증명하기도 어려운 분야이다.
침해 증명과정의 어려움을 보여줄 수 있는 예를 통해서 공학적인 자세한 설명을 남긴다.
Nova Chemicals Corp. vs. Dow Chemical Co
대표적인 석유화학회사인 Nova chemical (이하 nova) 와 DOW chemical (이하 DOW) 사이에서 폴리에틸렌 필름을 두고 특허권 분쟁이 벌어졌다.
DOW 는 얇은 필름을 높은 수율로 생산하고 포장재로 사용될 때 안정적으로 가공될 수 있도록 특정 밀도와 용융 흐름성(녹은 플라스틱이 이동하는 속도, 끈적임등) 을 가진 폴리 에틸렌 레진을 개발하고 특허 A를 등록했다. (캐나다 특허번호 2160705 번) Nova 는 DOW와 포장재 산업에서 경쟁 관계에 있으며 Nova 고유한 특허 B를 사용한 브랜드를 판매중이다.
문제가 없어 보이는 상황에서 DOW는 Nova를 특허를 침해로 고소한다.
Dow 의 주장
- 재료 구성(Material Composition): 다우의 특허는 고강도와 탄성을 균형 있게 유지하는 폴리에틸렌 수지에 관한 것이었다. 수지의 분자량, 고분자 구조 등은 고강도, 균일한 탄성을 만들기 위한 핵심 특성이며 이를 위한 합성(중합) 과정은 정교한 제어를 요구한다. 다우는 노바가 수지의 구성을 유사하게 모방했다고 주장했다.
- 생산 과정(Production Process): 다우는 노바가 유사한 촉매와 반응기 구성을 사용하여 ‘705 특허에 명시된 것과 동일한 특성을 가진 폴리에틸렌 수지를 생산했다고 입증했습니다.
주장이 사실인지와 동시에 우리는 이 주장이 얼마나 영향이 있는지를 알아야 한다. 아래는 Polyethylene에 대한 논문 이다. 현미경으로 봐도 비슷해 보이는 구조들은 사실 다른 분자량 분산도를 가지고 있는 구조체이다. 이들은 실제 산업에서 사용되는 물리적 특성들에 유의미한 차이를 보여준다. Macromolecules 2018, 51, 22, 9165–9176
DOW는 많은 시행착오 끝에 최적의 조건을 찾아 특허를 냈지만 경쟁사가 동일한 성능의 제품을 판매하니 합리적인 의심이 들 수 밖에 없다. DOW가 마주한 문제는 보통 비슷 해 보이는 polyethelene 제품에서 Nova 가 본사의 특허를 사용했음을 증명해야 한다는 것이다.
제출된 증거
- 아쉽게도 일반적으로 공개되는 정보는 제한적이다. 짤막하게 공개된 정보는 DOW가 제시한 증거중 3가지가 결정적 역할을 했다는 것이다.
재료 테스트(Material Testing): 다우는 노바 제품의 분자 구조와 성능 특성이 자신의 특허와 겹친다는 광범위한 분석 결과를 제시함 - 기술 문서(Technical Documentation): 다우는 전문가 보고서를 통해 노바의 공정이 특허 기술과 관련 있음을 보임
- 이익 분석(Profit Analysis): 다우는 노바가 침해된 공정을 통해 얻은 상업적 이익을 증거로 제시
가장 마지막에 소개된 이익 분석은 실질적인 손해를 입었는가 를 입증하는 과정으로 법을 다툼에 있어서 가장 기본적인 요소이다. 재료 테스트와 기술 문서에 대해서 '광범위한' 과 '전문가' 라는 표현을 특별히 사용한 만큼 재료와 공정에 대한 증명을 꽤 많은 자료를 필요로 한다.
우선 chromato graphy 라는 평가 법을 통해 고분자의 분자량을 측정하면 다음과 같은 뭉뚝한 그래프가 나오게 된다. 
거의 비슷 한 수준의 평균 분자량의 재료를 사용하는 석유화학 업계의 특성상 Dow 와 Nova 제품 뿐만 아니라 모든 경쟁사들의 제품을 평가해 보면 유사한 그래프를 보일 가능성이 있다. 통상적인 범죄에 비유하자면 한 가지 분석법으로 유사성을 확인 했다는 것은 비슷한 키를 가지고 유사한 색의 옷을 입고 있는 용의자를 찾았다 정도의 증거로 이해할 수 있겠다. 그래서 화학자들은 어느 각도에서 어느 시점으로 봐도 동일한 특성을 가지고 있다는 것을 증명하기 위해 수십가지의 분석 방법을 통해 경향을 확인한다. 각각의 분석법이 얼마나 의미 있는지 설명하고 합성법이 유사했을 것이라는 증거를 찾아낸 DOW 사와 이를 검토 했을 캐나다 판사에 존경의 박수를 보낸다.
법원 판결
- 캐나다 연방 법원: 초기 판결에서 다우의 손을 들어주며, 노바가 ‘705 특허를 침해했음을 확인했습니다.
- 캐나다 대법원(2022): 이 판결을 유지하며 노바가 특허 만료 이후에도 계속된 시장 점유로 얻은 이익(springboard profits)을 다우에 배상할 것을 명령했습니다.